Se préparer à la diligence en matière de propriété intellectuelle: garantir l’inventeur et la propriété des brevets

La meilleure préparation à la diligence commence bien avant toute discussion avec les sociétés intéressées à investir dans ou à acheter les actifs de la société innovante.

Inventeur

La part des brevets octroyés par les États-Unis aux noms de plusieurs inventeurs continue de croître, avec plus de 20% de tous les brevets délivrés en 2016 nommant au moins quatre inventeurs.[1]Davantage d’inventeurs signifie potentiellement plus de problèmes d’inventeur et de propriété pour confirmer, clarifier et corriger en préparation de la diligence.

La société innovante dont la technologie doit être examinée devrait mettre en place des politiques décrivant le processus de détermination de la qualité de l’inventeur.

Ce processus de détermination devrait inclure un examen des contributions des employés de la société innovante, ainsi que des contributions des autres personnes pouvant avoir participé au processus inventif.

  • Conseil pour les sociétés d’investissement: au cours de ses démarches, une société qui investit doit évaluer les politiques de l’entreprise innovante en matière de détermination de la qualité de l’inventeur et déterminer si le processus à première vue semble complet et équitable.

La possession

L’inventeur est un élément clé de la propriété d’un brevet, car c’est le point de départ de la chaîne de propriété. chaqueemployé a signé un contrat de travail avec une clause de cession.

La procédure standard doit inclure l’obtention des assignations exécutées pour chaque invention aussi rapprochée que possible du dépôt de la demande de brevetc’est à dire.quand les inventeurs sont plus susceptibles d’être accessibles et coopératifs.

Bien que ces procédures puissent sembler être une donnée, il n’est pas rare que des missions manquantes et / ou des contrats d’emploi soient mis au jour avec diligence.

  • Conseil pour les entreprises qui investissent: Au cours d’une vérification diligente, une entreprise qui investit doit rechercher dans des documents publics les affectations enregistrées et examiner le contenu des documents d’attribution pour déterminer si le titre a effectivement été transféré à l’entreprise innovante

Une entreprise innovante doit également revoir ses accords de collaboration afin de comprendre à qui chaque inventeur est tenu d’attribuer.

Dans un scénario courant, un chercheur universitaire engagé pour consulter peut signer un accord avec l’entreprise, avec ou sans le savoir de l’université, prétendant céder ses inventions à l’entreprise.

Dans un autre scénario courant, les entreprises, en particulier dans les sciences de la vie, utilisent des CRO pour la recherche, ce qui peut amener un employé de CRO à inventer les brevets de la société innovante.

Dans les deux scénarios, et en général, il convient de choisir avec soin et dans quel ordre les assignations sont exécutées. seconde.

Bien que cela puisse sembler aller de soi, de manière surprenante, il n’est pas rare de voir des missions cédées à l’aise, de sorte que le transfert à la société innovante n’est pas efficace.

  • Conseil pour les sociétés d’investissement: lors de la vérification, la société qui investit devrait demander à la société innovante de révéler s’il existe des inventeurs tiers;

Conclusion

La désignation correcte des inventeurs est essentielle au maintien des droits de brevet, car les inventeurs sont les premiers propriétaires du brevet.

[1] Bureau de l’économiste en chef, IP Data Highlights, n ° 2, février 2019.